課題

当事務所は、長年のクライアントであるドイツの中堅自動車部品メーカーを代理して、優先権主張の基礎となるドイツ特許の出願手続を行いました。その後、この優先権を主張する欧州特許出願手続も行いました。その後欧州特許は付与されたものの、複数の競合他社から異議申立てがなされ、最終的には審判部によって欧州特許が取り消されてしまいました。しかし、特許に記載されている発明は、クライアントと競合他社の双方にとってビジネス上非常に関連性の高い重要なものでした。そこでクライアントは、特許取消しによって失った権利を保持ないし回復する方法を模索していました。

対応

優先権主張の基礎となるドイツ特許の原出願が係属中であったため、 欧州特許が取り消されたにもかかわらず、審査中のドイツ特許出願において特許付与を試みることになりました。この案件を遂行するために、パートナー弁理士をリーダーとした数名の弁理士チームが結成されました。このチームが有する多面的な技術的専門知識を活用し、アイデアを交換することで、様々な想定シナリオを検討し、異なる論拠を評価・準備することが可能になりました。その結果、この問題への最適なアプローチを導くことができました。

成果

十分に練られた戦略に基づき、クレームされた発明の特許性に関する口頭審理の中でドイツ特許商標庁の審査官を説得することができました。最終的に審査官は、欧州特許庁の審判部による特許取消しの判断があったにも関わらず、当事務所の主張に沿って特許付与の判断を下しました。その結果クライアントは、付与された特許に基づき市場での競争力を確保することができました。