Fallstudie:
Schutz auf dem europäischen Markt

Ausgangssituation

Unsere Mandantin ist ein Unternehmen in Übersee, das besondere Beschichtungen für die Automobilindustrie anbietet. Der Inhaber der ausschließlichen Lizenz eines Drittpatents schickte aggressive Warnschreiben an die Vertriebsgesellschaften der Mandantin in unterschiedlichen europäischen Ländern. Unsere Mandantin stufte das Drittpatent zwar als nicht rechtsbeständig ein; ihre Argumente dazu, dass keine Patentverletzung vorlag, waren jedoch schwach. Sie strebte eine Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeiten auf dem europäischen Markt an. Die größte Sorge unserer Mandantin bestand nun darin, dass aufgrund der Trennung zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren in Deutschland trotz großer Zweifel am Rechtsbestand des Patents eine Verfügung gegen sie erwirkt werden könnte.

Das Team von HOFFMANN EITLE

Ein international erfahrener Prozessanwalt des Teams Patentstreitigkeiten und Lizenzen sowie ein ebenso erfahrener Patentanwalt übernahmen die Leitung dieses Projektes. Sie wurden dabei von einem Rechtsanwalt und einem weiteren Patentanwalt unterstützt.

Ergebnis

Damit die Mandantin aufgrund der Trennung zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren in Deutschland wegen der angeblichen Verletzung nicht benachteiligt werden würde, wurde präventiv eine Nichtigkeitsklage beim deutschen Bundespatentgericht (BPatG) eingereicht. Außerdem stützten wir uns auf die Rechtsprechung italienischer Gerichte, um in Bezug auf alle nationalen Teile des geltend gemachten europäischen Patents eine Klage zur Feststellung der Nichtverletzung in Italien einzureichen. Aufgrund des europäischen Zivilprozessrechts konnte der Patentinhaber oder der Inhaber der ausschließlichen Lizenz eine Verletzungsklage in Deutschland nicht – oder nur schwerlich – anstrengen, während das italienische Verfahren noch anhängig war. Nachdem das Bundespatentgericht in seiner vorläufigen Stellungnahme die mangelnde Patentfähigkeit des geltend gemachten Patents bestätigt hatte, akzeptierte der Patentinhaber die Nichtigkeit des Patents. Später kam es zu einer Einigung mit dem Inhaber der ausschließlichen Lizenz. Die Handlungen der Mandantin wurden dem Markt aktiv mitgeteilt und die Mandantin erhielt störungsfreien Zugang zum Markt.